【注】本文由作者首次發表于“2013年專利審查與專利代理學術研讨會”,歡迎探讨。

【關鍵詞】高質量 保護主題 侵權 訴訟

一．引言

何謂高質量的專利申請文件，業界也有一定的共識；通常，代理人通過對技術方案的理解、分解和挖掘，對權利要求進行恰當的上位和分層布局等，爲申請人争取到了最大的保護範圍，這樣的專利申請文件可進入高質量之列。在專利的整個生命周期中，從發明人的技術交底，到代理人對技術方案的理解、分解和挖掘，代理人進行撰寫和審查意見答複，環環相扣，隻有紮實做好(hǎo)每個環節，才能(néng)保證專利申請文件的高質量。對于如何實現專利申請文件的高質量，業界有很多成(chéng)熟的經驗可供學習。因此，筆者管中窺豹，僅就(jiù)專利申請文件撰寫中的一個細節-保護主題的确定，和大家分享一些個人體會。

二．确定恰當的保護主題的重要性和必要性

1）恰當的保護主題，易于确定侵權行爲人:

專利法第十一條規定，任何單位或者個人未經權利人許可，都(dōu)不得實施其專利，即不得爲生産經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利産品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的産品。

同一技術方案，确立的保護主題不同，在專利侵權訴訟中，則可能(néng)确立爲不同的侵權行爲人。作爲保護主題的産品，是中間産品還是直接供應消費者的終端産品？如果是中間産品，那麽直接侵權人應該是中間産品的制造商或銷售商，而非該中間産品作爲零部件制造終端産品的制造商、銷售該終端産品的銷售商，後二者隻是間接侵權人，而非直接侵權人。而間接侵權和直接侵權所承擔的侵權責任是有所區别的。

同一技術方案，确立的保護主題不同，可能(néng)導緻侵權人是分散的個體而非規模生産的制造商。比如，就(jiù)智能(néng)電視和移動電話交互的技術方案，代理人确立的保護主題是《智能(néng)電視和移動電話數據交互系統》，那麽，可以想象，可能(néng)隻有一個個的用戶，在采用智能(néng)電視和移動電話進行交互時，才侵犯到該保護主題的專利權。而侵權人如果隻能(néng)确定爲一個個的用戶個體，一來，用戶個體不符合“爲生産經營目的”，二來維權實際操作不可行；對于權利人而言，該專利權不可能(néng)有維權的價值，實現不了真正的專利保護。如果代理人能(néng)意識到這一點，將(jiāng)保護主題确定爲《可進行數據交互的智能(néng)電視、移動電話》，則其受保護的將(jiāng)是具有該技術方案的智能(néng)電視或移動電話，侵權人將(jiāng)會是智能(néng)電視或移動電話的制造商和銷售商。

同一技術方案，作爲保護主題的制造方法或工藝流程，是否需要2個或以上行爲人的配合才能(néng)完成(chéng)侵權行爲？如果需要2個或以上行爲人的配合才能(néng)完成(chéng)侵權，那麽在專利訴訟中，必須將(jiāng)所述行爲人作爲共同侵權人，也將(jiāng)增加專利維權的不确定性。

因此，在保護主題上，代理人應從維權的角度，進行精心的策劃，從多角度、多種應用場景出發，拟定多種保護主題，最終确立的保護主題應盡可能(néng)進行延伸保護，以便一旦出現侵權行爲時，可直接、明确地确定侵權主體。

2) 恰當的保護主題，方便取證：

保護主題所确定的産品，是直接流通于市場？還是應用于特殊場合？如果保護主題所确定的專利産品，并非直接流通于市場中，顯然會給權利人的取證造成(chéng)困難。如果該專利産品僅應用于一些特殊的場合或行業中，那麽給權利人的取證又增加了難度。上述假設保護主題《智能(néng)電視和智能(néng)手機數據交互系統》，其發生專利侵權的場合、時間均是不确定，可以說根本無從取證。而如果以《可進行數據交互的智能(néng)電視、智能(néng)手機》爲保護主題，則專利法述稱的專利産品是具有該技術方案的智能(néng)電視或移動電話，對該侵權産品的取證可以在市場上輕易取得。

3）恰當的保護主題，利于最大化覆蓋應用領域：

随著(zhe)技術融合的發展，有些産品的界限可能(néng)逐漸模糊，比如智能(néng)手機和平闆電腦，智能(néng)電視和個人電腦，機頂盒與網絡終端等，其功能(néng)相互向(xiàng)對方拓展，采用的技術方案也具有相互的适用性，逐步相互融合。如果在保護主題上不假思索地按照申請人的技術領域進行限定，如上之舉例，申請人是一家電視制造商，其發明了智能(néng)電視與智能(néng)手機的數據交互方案；這其中就(jiù)涉及到保護主題的挖掘，該方案是否僅能(néng)限于電視與手機之間？該方案的技術要點（創新點）可否一直應用于其他電子設備之間，如果回答是确定的，那麽，保護主題就(jiù)不能(néng)僅局限于智能(néng)電視與智能(néng)手機之間，而應該考慮是拓展到智能(néng)電視與智能(néng)便攜設備之間的數據交互，還是拓展到智能(néng)設備之間的數據交互，保護主題可能(néng)确定爲《可進行數據交互的智能(néng)電視和智能(néng)便攜設備》或者《可進行數據交互的智能(néng)設備》。

4）恰當的保護主題，易于确定和提高侵權行爲的賠償計算基準：

專利法第六十五條第一款規定，侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被(bèi)侵權所受到的實際損失确定；實際損失難以确定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益确定。權利人的損失或侵權人獲得的利益難以确定的，參照該專利許可使用費的倍數合理确定。

專利法第六十五條第二款規定，權利人的損失、侵權行爲人獲得的利益和專利許可使用費均難以确定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行爲的性質和情節等因素，确定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

根據2001年6月公布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件适用法律問題的若幹規定》第二十條第二款規定：權利人因被(bèi)侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利産品因侵權所造成(chéng)銷售量減少的總數乘以每件專利産品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數難以确定的，侵權産品在市場上銷售的總數乘以每件專利産品的合理利潤所得之積可以視爲權利人因被(bèi)所受到的損失。

又根據2009年12月公布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件适用法律問題的若幹規定》第十六條第二款規定：侵犯發明、實用新型專利權的産品系另一産品的零部件的，人民法院應該根據該零部件本身的價值及其在實現成(chéng)品利潤中的作用等因素合理确定賠償數額。

可知，對于同一技術方案，不同的保護主題，將(jiāng)會導緻侵權的賠償數額存在巨大的差距！假設有一個名稱爲《電磁爐鍋具防幹燒保護裝置》的實用新型專利，如果發生專利侵權訴訟，權利人在提起(qǐ)賠償數額時，可能(néng)存在如下的問題：

1）保護主題屬于電磁爐電路結構當中的一個模塊，因此侵權産品應該是該模塊，但市場上并無此類模塊單獨銷售，終端産品電磁爐并非侵權産品，隻是因爲電磁爐使用了該種模塊而導緻侵權，那麽侵權行爲是制造、銷售還是使用？根據2019年12月公布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件适用法律問題的若幹規定》第十二條規定：將(jiāng)侵犯發明或實用新型專利權的産品作爲零部件，制造另一産品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規定的使用行爲。

2）保護主題屬于電磁爐電路結構當中的一個模塊，市場上并無此類模塊單獨銷售，因此，侵權産品價值或價格難以确定。

3）即使采用雙方認同的估算方式，該部分的市場價值或市場價格也必然大大低于整體産品電磁爐，也許占不到終端産品電磁爐成(chéng)本的10%，因此，侵權行爲的賠償數額計算基準，相當于終端産品而言，必然是非常低的。

4）直接銷售的産品-電磁爐，并非專利産品，因此，也難以根據上述司法解釋确定專利權人的專利産品因侵權所造成(chéng)銷售量減少的總數和每件專利産品的合理利潤；同理，也難以根據上述司法解釋确定侵權産品在市場上銷售的總數和每件專利産品的合理利潤。如果以電磁爐銷售量作爲計算基礎，顯然得不到上述司法解釋的支持，也不可能(néng)得到侵權人的認同。

5）如果法官行使自由裁量權，根據上述司法解釋，其根據該零部件本身的價值及其在實現成(chéng)品利潤中的作用等因素合理确定賠償數額。侵權行爲的賠償數額裁量基準，相當于終端産品而言，也必然是非常低的。

如果專利申請文件撰寫時，代理人將(jiāng)該技術方案-電磁爐鍋具防幹燒保護裝置的保護主題确定爲《防幹燒電磁爐》或《電磁爐及其防幹燒保護裝置》，上述問題將(jiāng)自始不存在，不會給後期的維權産生如此多的負面(miàn)問題。侵權産品、侵權行爲的判定、賠償數額的計算基準等，均是直接、明确和易于找到支持的。

因此可見，從權利人維權的角度出發，恰當的保護主題對專利侵權訴訟具有非常重要的意義。在專利侵權訴訟中，保護主題對權利人的維權起(qǐ)到非常關鍵的作用，甚至可能(néng)決定其維權的成(chéng)敗。

三．案例分享

在保護主題的确定方面(miàn)，尤其讓筆者受益匪淺的是名稱爲《糞腸球菌CMS-H001及其應用》、申請号爲200610157188.6的發明專利申請。該發明涉及申請人經長期研究并分離得到的一種全新菌株：糞腸球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001，該菌株在體内、體外均能(néng)夠有效拮抗幽門螺杆菌（HP）。

在該案中，深圳鼎合誠知識産權代理有限公司代理人羅瑤一共撰寫了七個保護主題，這七個保護主題全面(miàn)覆蓋了本發明的創新點有可能(néng)涉及到的所有産業領域，并且均成(chéng)功取得授權，爲申請人實現了最大範圍的保護。

首先，代理人對創新點本身-分離得到的新菌株進行保護，新菌株的産品權利要求作爲最基本的保護主題：

1.一種糞腸球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001，其保藏号爲CCTCC No. M 206108。

其次，代理人根據新菌種的特性（有效拮抗幽門螺杆菌），确立了一個新的保護主題-幽門螺杆菌抑制劑：

2.幽門螺杆菌（Helicobacter pylori，HP）抑制劑，其特征在于：所述抑制劑含有保藏号爲CCTCC No. M 206108的糞腸球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001。

該權利要求以幽門螺杆菌抑制劑的形式提出，用新菌種的特性來對産品的主題名稱進行限定。該特性限定的保護主題并未局限于某個特定的産業領域，該産品的具體形态可能(néng)是藥物、食品、保健品、或是飲料等，但隻要含有本發明的新菌株并利用了新菌株能(néng)夠抑制幽門螺杆菌這一特性的産品，可以說都(dōu)落入了該權利要求的保護範圍，其實際上概括了一個非常寬的保護範圍。該權利要求實際上從産品的角度，將(jiāng)新菌株在拮抗幽門螺杆菌方面(miàn)的所有應用都(dōu)囊括其中了。并且，對于本發明新菌株尚未預計到的應用領域也能(néng)起(qǐ)到實質性的保護，隻要在這些應用領域中涉及到新菌株拮抗幽門螺杆菌的性能(néng)。

再次，結合該菌株的産業前景和應用領域，代理人仔細周全地考慮以該菌株可以實現的産業應用領域，進行延伸保護：

申請人爲醫藥制造商，對于申請人而言，新菌劑首要應用領域就(jiù)是醫藥領域，因此，代理人确定了一個醫藥用途保護主題：

3.權利要求1所述的糞腸球菌CMS-H001在制備用于治療幽門螺杆菌（Helicobacter pylori，HP）感染導緻的疾病的藥物中的應用。

和一個藥物組合物保護主題：

4.一種藥物組合物，其特征在于：所述藥物組合物含有保藏号爲CCTCC No. M 206108的藥學有效劑量的糞腸球菌CMS-H001。

該藥物組合物權利要求的提出一方面(miàn)從産品的角度對含有本發明新菌株的藥物組合物提供必要充分的保護，另一方面(miàn)也彌補了醫藥用途權利要求可能(néng)存在的保護範圍不足的問題，這樣，即使在新菌株醫藥用途權利要求無法對所有可能(néng)的适應症提供充分保護的情況下，權利要求2的抑制劑的産品權利要求的保護力度也能(néng)觸及到藥品制備的上遊或中間環節，起(qǐ)到與醫藥用途權利要求實質上相同甚至更佳的保護效果。

就(jiù)醫藥領域而言，應該說上述保護主題已經足夠覆蓋并形成(chéng)有效保護，也基本滿足了申請人的要求。但根據菌株是從健康人胃窦分離得到的益生菌的事(shì)實，代理人通過發散思維，將(jiāng)該創新點移植到其他領域中，進一步拓展到食品、保健品及食物添加劑等領域的保護方向(xiàng)，并撰寫了以下權利要求：

5.一種食品，其特征在于：所述食品含有保藏号爲CCTCC No. M 206108的糞腸球菌CMS-H001。

7.一種保健品，其特征在于：所述保健品含有保藏号爲CCTCC No. M 206108的糞腸球菌CMS-H001。

8.一種食品添加劑，其特征在于：所述食品添加劑含有保藏号爲CCTCC No. M 206108的糞腸球菌CMS-H001。

就(jiù)保護範圍而言，上述權利要求的保護主題被(bèi)限定于某個具體領域，但從維權的角度來看，卻是非常必要的。設想一下，如果沒有權利要求5的食品這一保護主題，當該新菌種被(bèi)食品制造商用于食品添加時，專利權人僅能(néng)通過權利要求1和權利要求2提起(qǐ)專利侵權訴訟，那麽在侵權人的确定、取證和賠償計算基準等方面(miàn)都(dōu)會面(miàn)臨前述的問題。

四.結語

綜上所述，筆者認爲，在代理人看來似乎信手拈來的專利申請的保護主題-專利名稱，完全值得代理人帶著(zhe)專業的敏感度，花點時間，從多角度、多種應用場景出發，拟出多種保護主題，作出比較、判斷和選擇，最終确立的保護主題應該在專利侵權訴訟中能(néng)避免出現上述的各種尴尬局面(miàn)，保護主題所确定的專利産品，在專利侵權訴訟中，應該具有确定的、直接的制造者和銷售者作爲侵權人；保護主題所确定的專利産品，最好(hǎo)是面(miàn)向(xiàng)市場的終端産品，具有普遍認同、較高的市場價值。

參考文獻：

1.尹新天 中國專利法詳解 知識産權出版社 2011

2. 中華人民共和國最高人民法院

最高人民法院關于審理專利糾紛案件适用法律問題的若幹規定

2001年6月公布，2001年7月1日生效

3. 中華人民共和國最高人民法院

最高人民法院關于審理專利糾紛案件适用法律問題的若幹規定

2009年12月公布，2010年1月1日生效